第三人舒學(xué)章發(fā)明專利無效糾紛案

時間：2023-04-29 18:34:21 資料我要投稿

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再審申請人（原審第三人）：舒學(xué)章，男，1930年1 月8 日生，漢族，山東省濟南市汽配廠退休職工，住所地：山東省濟南市歷城區(qū)甸柳莊。

委托代理人：王悌，男，1938年6 月8 日生，漢族，山東省濟南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)公司退休高級工程師，住所地：山東省濟南市市中區(qū)機床一廠宿舍。

法定代表人：廖濤，該委員會副主任。

委托代理人：高雪，該委員會審查員。

委托代理人：耿博，該委員會審查員。

再審被申請人（一審原告、二審上訴人）：濟寧無壓鍋爐廠，住所地：山東省濟寧市吳泰閘路42號。

法定代表人：汪和忠，該廠廠長。

委托代理人：馮永革，山東文思達律師事務(wù)所律師。

專利復(fù)審委員會受理了上述請求后即通知無效被請求人舒學(xué)章在指定期限內(nèi)答復(fù)。舒學(xué)章認為本發(fā)明專利的申請日在實用新型專利公開日之前，本發(fā)明專利的頒證日及授權(quán)公告日均是在實用新型專利8 年有效期限屆滿、權(quán)利終止之后，不存在兩個相同專利同時有效的問題。后濟寧無壓鍋爐廠進一步補充陳述了意見，認為其提供附件所涉的實用新型專利和本發(fā)明專利是相同主題的發(fā)明創(chuàng)造。

濟寧無壓鍋爐廠不服專利復(fù)審委員會第3209號無效宣告請求審查決定，在法定期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

北京市第一中級人民法院經(jīng)審理認為：原告濟寧無壓鍋爐廠請求宣告本案所涉發(fā)明專利無效的理由是本發(fā)明專利不符合修改前的專利法實施細則第十二條第一款的規(guī)定，所提交的附件是公告號為CN2097376U的實用新型專利申請說明書。從獨立權(quán)利要求書所載明的內(nèi)容來看，第三人舒學(xué)章在后申請的發(fā)明專利的必要技術(shù)特征只涉及上層爐排的技術(shù)特征，而其在先申請并被授權(quán)的實用新型專利的必要技術(shù)特征涉及上、下兩層爐排的技術(shù)特征。發(fā)明專利技術(shù)特征包含在實用新型專利技術(shù)特征中，故舒學(xué)章的發(fā)明專利與實用新型專利屬于相同的發(fā)明主題，是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

針對實際中發(fā)生的有關(guān)情況，原中國專利局《審查指南公報》第6 號對修改前專利法實施細則第十二條第一款的適用進行了具體規(guī)定。由于本案所涉發(fā)明專利在授權(quán)時，已授權(quán)的實用新型專利權(quán)的期限經(jīng)續(xù)展后已經(jīng)屆滿，不存在權(quán)利人選擇的問題，因此發(fā)明專利權(quán)的授予并不違反上述規(guī)定及修改前專利法實施細則第十二條第一款的規(guī)定。

專利復(fù)審委員會、舒學(xué)章服從一審判決。

舒學(xué)章不服二審判決，于2002年5 月13日向北京市高級人民法院申請再審。主要理由是：舒學(xué)章的實用新型專利與發(fā)明專利不是同樣的發(fā)明創(chuàng)造，兩個專利在技術(shù)方案、所要解決的技術(shù)問題方面存在實質(zhì)不同，原一、二審認定是同一專利，在認定事實上存在錯誤，應(yīng)予撤銷。

發(fā)明專利屬于重復(fù)授權(quán)正確，專利復(fù)審委員會關(guān)于其審查決定未違反專利法實施細則相關(guān)規(guī)定的再審申請理由無充分證據(jù)支持。綜上，原判在認定事實及適用法律方面并無不當，有關(guān)再審申請不符合法律規(guī)定的再審條件。該院于2003年12月17日和2003年12月18日分別針對舒學(xué)章和國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會作出（2003）高行監(jiān)字第8 號駁回再審申請通知書，駁回各自的再審申請。“反燒爐排為平面波浪型布置”即達到了提高燃燒強度的預(yù)期效果。通過對兩個專利的權(quán)利要求書、說明書、附圖等對比分析，可以明顯地判斷出二者的預(yù)期效果是完全不同的，不是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。（3 ）當事人在庭上的陳述和書記員的記錄難免會有失誤，不能斷章取義抓住一句庭審筆錄作為判案的依據(jù)，更不能套用侵權(quán)訴訟中的“禁止反悔原則”。二審?fù)徲涗浿惺鎸W(xué)章自述“實際上是同一專利……”，原意是“二專利的關(guān)鍵實質(zhì)部分是相同的”，發(fā)明專利只是消除了漏風的錯誤，改進了效果。（4 ）濟寧無壓鍋爐廠的無效請求理由是兩個專利屬于“相同的主題”，而現(xiàn)行專利法實施細則第十三條第一款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利”，顯然“相同的主題”與“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”并非同一概念。因此，專利復(fù)審委員會不應(yīng)當受理該無效請求。2 、本案發(fā)明專利授權(quán)不屬于重復(fù)授權(quán)。（1 ）二審判決認定實用新型專利到期即進入公有領(lǐng)域于法無據(jù)。本案即使把舒學(xué)章的兩個專利歸為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，實用新型專利在發(fā)明專利申請日前并沒有公開，在發(fā)明專利申請日時不是公有技術(shù)，在實用新型專利到期時，該技術(shù)方案在發(fā)明專利授權(quán)前仍處于臨時保護期，不能說已經(jīng)進入公有領(lǐng)域。（2 ）是否重復(fù)授權(quán)應(yīng)

以專利法所規(guī)定的新穎性為判斷標準。我國法律不限制同一發(fā)明人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出實用新型和發(fā)明兩份申請，也沒有限制在不同時段上對兩份申請分別授權(quán)，但為了避免出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)，依據(jù)《專利審查指南》的有關(guān)規(guī)定，當選擇發(fā)明專利時，應(yīng)放棄已經(jīng)授權(quán)的實用新型專利，也就是在不同時段上先后進行了兩次授權(quán)，使權(quán)利不重疊，不同時存在，這是我國的一貫作法。本案發(fā)明專利授權(quán)時，實用新型專利已經(jīng)到期，不存在需要選擇放棄的問題，更不存在兩個專利同時存在的問題。（3 ）原中國專利局《專利審查指南》和《審查指南公報》對修改前的專利法實施細則第十二條第一款的規(guī)定都作了正式合法的解釋，二審法院不能以學(xué)術(shù)爭論觀點作為判案依據(jù)。

術(shù)認定為發(fā)明申請的現(xiàn)有技術(shù)，而沒有考慮發(fā)明申請日的最基本因素，故此才會得出發(fā)明授權(quán)是把已進入公有領(lǐng)域的技術(shù)又賦予專利權(quán)的錯誤結(jié)論。這種結(jié)論與我國以及世界各國判斷專利申請的現(xiàn)有技術(shù)的原則相悖。3 、二審判決關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)原則的理解存在嚴重錯誤。我國專利法及其實施細則均沒有禁止同一申請人同時或先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明申請和實用新型申請。原中國專利局1995年9 月28日發(fā)布的《審查指南公報》第6 號的規(guī)定堅持了禁止重復(fù)授權(quán)的原則，符合我國實際需要，符合立法本意。本案由于發(fā)明專利授權(quán)時，已授權(quán)的實用新型專利權(quán)的期限經(jīng)續(xù)展后屆滿，不存在選擇的問題，因此發(fā)明專利權(quán)的授予不違反原專利法實施細則第十二條第一款的規(guī)定。解決重復(fù)授權(quán)的方式并不是當然地將授權(quán)在后的專利宣告無效，也就是說先后兩次的授權(quán)行為并不是構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的充分必要條件；解決重復(fù)授權(quán)的方式是放棄其中的一項專利權(quán)，也就是說構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的標準是有效專利的共同存在。4 、該終審判決如不撤銷勢必將帶來的嚴重后果。中國專利局立足國情，自《審查指南公報》第6 號以來一直在按照這種精神處理同一申請人同時或先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造進行重復(fù)申請的情況。這種處理方式既解決

了專利權(quán)人的合法權(quán)益盡早得到保護的問題，又保證了社會公眾的利益不受侵害。按照該公報處理的案件數(shù)以千計，如果按本案二審判決的邏輯，那些按照《審查指南公報》第6 號放棄了在先的實用新型專利權(quán)和取得在后申請的發(fā)明專利權(quán)的專利權(quán)人，將全都面臨著發(fā)明專利權(quán)要被自己已放棄的在先的實用新型無效掉的危險。由于《審查指南公報》第6 號在2000年伴隨專利法修改而對《專利審查指南》的修訂時已被采納，它已成為發(fā)明專利實質(zhì)審查部門必須遵守的規(guī)定，還會有更多的類似本案情況的發(fā)明申請不斷地被授權(quán)。

新型專利反燒爐排的結(jié)構(gòu)是完全一致的”。對于雙層爐排反燒鍋爐來說，其主燃機制是反燒爐排上反燒機制，即反燒爐排的技術(shù)特征是其實質(zhì)性特征，由此理解，兩專利的必要技術(shù)特征是相同的。而且發(fā)明專利的必要技術(shù)特征是取自實用新型專利，但又具有比實用新型專利寬得多的保護范圍，這顯然是不適當?shù)摹４送猓景敢粚徟袥Q認定兩專利是同樣的發(fā)明創(chuàng)造，再審申請人舒學(xué)章對該事實認定并未上訴，而且在二審?fù)徴{(diào)查時還明確表示“我認為實際上是同一專利”，其陳述構(gòu)成自認。2 、本案發(fā)明專利的授予屬于重復(fù)授權(quán)。（1 ）禁止重復(fù)授權(quán)原則是指在任何時候，對于一項發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。“只能被授予一項專利”意味著專利局對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授權(quán)的具體行政行為只能作出一次。本案專利局對于一項發(fā)明創(chuàng)造先后兩次授予專利權(quán)，屬于重復(fù)授權(quán)。（2 ）把已進入公有領(lǐng)域的技術(shù)又賦予了專利權(quán)人以專利權(quán)，對公眾顯然不公。本案實用新型專利于1999年2 月8 日因權(quán)利期限屆滿而終止后，該專利技術(shù)即進入公有領(lǐng)域。（3 ）如果將禁止重復(fù)授權(quán)理解為“同樣發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或者兩項以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在”，將導(dǎo)致如下法律問題：首先，不合理地延長專利獨占權(quán)時間，超越和規(guī)避

專利法規(guī)定的保護期限，違反了專利法第一條所規(guī)定的立法宗旨。其次，削弱了我國專利法規(guī)定的本國優(yōu)先權(quán)制度。本國優(yōu)先權(quán)制度的主要功能之一就是為申請人選擇是申請發(fā)明專利還是申請實用新型專利而設(shè)立的。申請人出于利益的考慮，總想兼顧兩者的優(yōu)點，但他只能選擇其一，申請人并不能兼收發(fā)明和實用新型兩者的優(yōu)點。按照現(xiàn)行《專利審查指南》關(guān)于同一申請人既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的處理規(guī)定，申請人依據(jù)該規(guī)定會得到比本國優(yōu)先權(quán)更多的好處，就不會利用本國優(yōu)先權(quán)制度進行發(fā)明或者實用新型申請選擇轉(zhuǎn)換，使得本國優(yōu)先權(quán)制度名存實亡。（3 ）本案發(fā)明專利重復(fù)授權(quán)的原因系專利局審查錯誤造成的。在對本案發(fā)明專利進行實質(zhì)審查時，專利局由于工作失誤沒有檢索到已經(jīng)授權(quán)的涉案實用新型專利文獻，沒有通知當事人進行選擇，導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)，對社會公眾是不公平的。3 、舒學(xué)章再審申請的提出已經(jīng)超過行政訴訟法司法解釋規(guī)定的2 年期限。舒學(xué)章簽收二審判決書的時間是2002年4 月28日，其再審申請書打印時間為2004年6 月1 日，顯然超過上述時間規(guī)定，其再審申請應(yīng)予駁回。

對于舒學(xué)章在本案再審中提出濟寧無壓鍋爐廠是以“相同主題的發(fā)明創(chuàng)造”提出無效宣告請求，專利復(fù)審委員會不應(yīng)當受理本案無效宣告請求的問題，濟寧無壓鍋爐廠答辯稱，請求人陳述過程中的用詞存在問題不能認為沒有依據(jù)法律；專利復(fù)審委員會在本院庭審中亦說明，請求人是根據(jù)原專利法實施細則第十二條第一款的規(guī)定提出無效請求的，不能因為請求人的個別用詞不準確而不予受理。

之間任擇其一；如果申請人書面聲明放棄其在先獲得的實用新型專利權(quán)的，則可以對發(fā)明專利申請予以授權(quán)或者維持該發(fā)明專利權(quán)有效。有關(guān)的基本處理原則也被2001年和2006年發(fā)布的《專利審查指南》所采納。

（一）關(guān)于涉案兩個專利是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造

以專利權(quán)，而是應(yīng)當根據(jù)對新穎性、創(chuàng)造性等其他專利授權(quán)條件的審查來決定是否授予專利權(quán)。《審查指南公報》第6 號以及之后的《專利審查指南》對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的概念界定和判斷方法逐漸清晰，現(xiàn)行《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定更加明確。

就本案而言，涉案兩個專利分別只有一項權(quán)利要求。按照前述的判斷方法，應(yīng)當通過對這兩項權(quán)利要求所確定的保護范圍的比較來判斷兩個專利是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。對于發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍的確定，按照我國專利法的規(guī)定，應(yīng)當以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。在使用說明書及附圖解釋權(quán)利要求時，不應(yīng)當將僅反映在說明書及附圖中而未記載在權(quán)利要求書中的技術(shù)特征讀入到權(quán)利要求之中，用于限制專利權(quán)的保護范圍；也不能直接以僅在說明書附圖中所反映出的具體結(jié)構(gòu)來限定權(quán)利要求中相應(yīng)技術(shù)特征的含義。

根據(jù)涉案兩個專利的權(quán)利要求，結(jié)合各自的說明書及附圖，可以看出，兩個專利所要求保護的技術(shù)方案均涉及一種由反燒爐排（上層爐排）、正燒爐排（下層爐排）和爐體構(gòu)成的雙層爐排反燒鍋爐，二者只是在對上下層爐排結(jié)構(gòu)的限定上有所不同。發(fā)明專利要求保護的是上層爐排為平面波浪形排列的雙層爐排反燒鍋爐；實用新型專利要求保護的是上下層爐排均為波浪形排列的雙層爐排反燒鍋爐。按照前述權(quán)利要求的解釋方法，在該發(fā)明專利權(quán)利要求并未對下層爐排的具體結(jié)構(gòu)作出特別限定的情況下，不能僅依據(jù)說明書附圖中有關(guān)下層爐排的表示來限定其具體結(jié)構(gòu)，該發(fā)明專利的下層爐排不排除也可以是平面波浪形排列的爐排。由此可見，本案中發(fā)明專利在保護范圍上不僅包含了實用新型專利，而且大于實用新型專利的保護范圍。相對而言，可以將實用新型專利看作是發(fā)明專利的一種具體實施方式，實用新型專利在保護范圍上完全落入了發(fā)明專利的保護范圍之內(nèi)，并且小于發(fā)明專利的保護范圍。按照前述關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的判斷原則和方法，涉案兩個專利的保護范圍并不相同，二者不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

需要指出的是，同樣的發(fā)明創(chuàng)造與相同主題的發(fā)明創(chuàng)造是兩個不同的概念，本案中無效請求人和一、二審法院均混淆使用了這兩個概念。我國專利法在禁止重復(fù)授權(quán)問題上使用“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的概念，在優(yōu)先權(quán)問題上使用了“相同主題”的發(fā)明創(chuàng)造的概念。應(yīng)當說，就發(fā)明和實用新型而言，這兩個概念在本質(zhì)上都是指比對對象之間在技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果上相同。《專利審查指南》對有關(guān)概念的界定在不同時期的文字表述上略有不同，實質(zhì)上均體現(xiàn)了這一基本含義。但是基于不同的立法目的和操作需要，兩個概念分別具有不同的法律意義，各自的對比判斷方式因比對對象不同而有所不同，不能混同或者替換使用。優(yōu)先權(quán)制度的目的在于為同一申請人的國際或國內(nèi)專利申請?zhí)峁┍憷瑢⒃趦?yōu)先權(quán)期限內(nèi)提出的相同主題的在后申請看作在首次申請的申請日提出。在判斷方式上，“相同主題”的發(fā)明或者實用新型是以在后申請的權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案與首次申請中的全部內(nèi)容（包括權(quán)利要求書和說明書）進行對比。這與新穎性的判斷方式基本相同，但與同樣的發(fā)明創(chuàng)造僅就權(quán)利要求書進行比對的方式明顯不同。

在先申請并被授權(quán)的實用新型專利與其在后申請的發(fā)明專利符合上述相同主題的發(fā)明或者實用新型的定義，故原審判決認定舒學(xué)章的發(fā)明專利與實用新型專利屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造是正確的”：“舒學(xué)章在后申請的92106401.2號發(fā)明專利因與91211222.0號實用新型專利系相同主題的發(fā)明創(chuàng)造……。”該院復(fù)查駁回再審申請的有關(guān)理由與一審法院相同。可見，二審法院也未對同樣的發(fā)明創(chuàng)造與相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的概念作出嚴格區(qū)分，亦屬概念混淆。

本案無效請求人和一、二審法院雖然均混淆了同樣的發(fā)明創(chuàng)造與相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的概念，但實質(zhì)上均認為涉案兩個專利屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。專利復(fù)審委員會第3209號無效宣告請求審查決定雖然沒有明確認定涉案兩個專利屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，但其結(jié)論卻是兩個專利并非共同存在，不違反禁止重復(fù)授權(quán)的法律規(guī)定。其邏輯起點實際上也是認可兩個專利屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。否則，就無需判定是否違反禁止重復(fù)授權(quán)規(guī)定的問題。根據(jù)以上分析，通過對涉案兩個專利的權(quán)利要求的比對，涉案兩個專利并不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，無效請求人濟寧無壓鍋爐廠的有關(guān)主張不能成立，一、二審法院的有關(guān)認定有誤；專利復(fù)審委員會和舒學(xué)章在本案再審中提出的涉案兩個專利不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的意見應(yīng)予支持，有關(guān)申請再審理由基本成立。

此外，當事人對判決未提出上訴不表明其對該判決認定的事實以及有關(guān)判理的當然認可。本案不能以當事人對一審判決有關(guān)涉案兩個專利屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的認定未提出上訴而推定當事人對該認定的承認。同時，對專利權(quán)保護范圍的確定涉及對經(jīng)法定程序形成的專利權(quán)利要求書和說明書的解釋和運用，不僅包括事實認定，也涉及法律適用問題。有關(guān)的事實認定和法律適用必須依據(jù)具有法律效力的專利文件，而不能僅以專利權(quán)人事后的個別言辭或者誤解作為認定事實的依據(jù)。當然，這并不影響專利權(quán)人在行使權(quán)利時主動放棄其部分或全部權(quán)利內(nèi)容。本案中舒學(xué)章在二審?fù)徶杏嘘P(guān)涉案兩個專利“實際上是同一專利”的表述與其上訴主張明顯矛盾，不能構(gòu)成有效自認，其表述也不能改變專利權(quán)保護范圍的客觀狀態(tài)。因此，濟寧無壓鍋爐廠有關(guān)舒學(xué)章對涉案兩個專利屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造構(gòu)成自認的答辯意見不能成立，二審法院復(fù)查駁回再審申請的有關(guān)理由亦欠妥當。

（二）關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)原則的理解

本案涉案兩個專利本不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，即不存在適用禁止重復(fù)授權(quán)原則的前提事實。但同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的作法是否符合專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)原則，始終是本案當事人爭議的焦點之一，一、二審判決對此也各執(zhí)一辭，引起了社會上的普遍關(guān)注。

本案一審判決認為，禁止重復(fù)授權(quán)應(yīng)理解為，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或兩項以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在”。二審判決認為，“重復(fù)授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩次專利權(quán)，基于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩項專利權(quán)同時存在并不是構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的必要條件。”二審判決實際上是認為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)。

利于及時保護有關(guān)發(fā)明創(chuàng)造，有利于他人避免重復(fù)研究和在此基礎(chǔ)上及時進行改進創(chuàng)新。再次，這種作法在我國已經(jīng)實際執(zhí)行了十多年，如果簡單地否定其合法性和合理性，涉及到眾多的相關(guān)專利的效力，顯然不利于對已有的專利或者專利申請的保護。

此外，如果把重復(fù)授權(quán)理解為是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩次專利權(quán)，也會造成專利審查與授權(quán)的實踐操作困難。如在一項發(fā)明專利申請?zhí)岢龊蠊记暗臅r間段內(nèi)，他人若就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出實用新型專利申請并獲得授權(quán)，此時，如果簡單地認為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)，則該發(fā)明專利申請就不能被授權(quán)，這顯然違背了專利授予的先申請原則；如果必須將實用新型專利無效后再授予發(fā)明專利權(quán)，也會造成實際操作上的困難。

允許同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的作法也存在一些有待完善的問題。如按照《審查指南公報》第6 號的規(guī)定，沿用在后申請本身的申請日計算專利保護期，將可能導(dǎo)致對同一技術(shù)的專利保護期限變相延長。又如現(xiàn)行《專利審查指南》要求前一專利權(quán)自申請日起予以放棄，該專利權(quán)視為自始不存在，這在實際上產(chǎn)生了相當于前一專利權(quán)被無效的后果，將導(dǎo)致曾依據(jù)被放棄的專利權(quán)而行使權(quán)利行為的法律效力的確認等復(fù)雜問題，可能會造成當事人的訴累和權(quán)利保護上的實際困難。這些問題，應(yīng)當通過修改有關(guān)規(guī)定和進一步明確有關(guān)規(guī)則加以解決。

在多數(shù)情況下專利權(quán)的終止會導(dǎo)致該技術(shù)進入公有領(lǐng)域，但作為一種排他權(quán)的專利權(quán)，其終止僅表明權(quán)利人不能再就該技術(shù)向他人行使該專利權(quán)，并不表示在該技術(shù)上已經(jīng)不存在任何其他權(quán)利，不能得出一項專利權(quán)一旦終止有關(guān)技術(shù)就進入了公有領(lǐng)域的結(jié)論。如從屬專利在期限屆滿前的終止并不意味著從屬專利技術(shù)就當然進入公有領(lǐng)域，如果基本專利仍然有效存在，他人仍然不能自由實施該從屬專利技術(shù)。在允許同一申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的情況下，申請人應(yīng)審查要求放棄一項在先的實用新型專利權(quán)時，該發(fā)明專利申請?zhí)幱谂R時保護期，也不能認為有關(guān)技術(shù)已經(jīng)進入公有領(lǐng)域。因此，二審判決關(guān)于“一項專利一旦權(quán)利終止，從終止日起就進入了公有領(lǐng)域，任何人都可以對該公有技術(shù)加以利用”的結(jié)論，過于武斷。即使本案兩個專利屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，則情況亦與前述分析的情形類似，只是在本案發(fā)明專利授權(quán)時，實用新型專利已經(jīng)過期，按照當時的《審查指南公報》第6 號的操作規(guī)定，不存在由申請人選擇放棄實用新型專利的可能和必要，但該發(fā)明專利申請在實用新型專利過期前已經(jīng)處于臨時保護期，不能認為有關(guān)技術(shù)已經(jīng)進入公有領(lǐng)域。

造成本案實用新型專利過期后發(fā)明專利申請才授權(quán)的主要原因在于對專利申請的審查周期過長。從這一點上看，也不宜讓申請人承擔由于專利局的審查原因而造成的不利后果。同時，這也不會對社會公眾造成不公。任何理性的市場經(jīng)營者不僅應(yīng)當認識到某一項專利權(quán)的終止并不當然意味著其可以自由使用所涉及的專利技術(shù)，而且應(yīng)當能夠注意到本領(lǐng)域所有已經(jīng)公開的專利文件，而不能僅關(guān)注某一份文件即下結(jié)論并據(jù)此魯莽行事。

專利申請人確實可以利用本國優(yōu)先權(quán)制度在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)實現(xiàn)發(fā)明和實用新型專利申請的轉(zhuǎn)換，這與允許同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的作法在功能上存在一定的重合，但二者所針對的問題和功能并不完全相同，如前所述在判斷方式上的比對對象不同，其他一些具體條件的操作也不同，相互不能夠完全替代。優(yōu)先權(quán)制度主要解決在后申請使用在先申請的申請日問題，即將判斷在后申請的新穎性和創(chuàng)造性的時間標準提前。當申請人要求本國優(yōu)先權(quán)時，作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國首次申請，自中國在后申請?zhí)岢鲋掌鸺幢灰暈槌坊亍４送猓瑑?yōu)先權(quán)制度有優(yōu)先權(quán)期間的限制以及在申請時即應(yīng)提出要求優(yōu)先權(quán)的書面聲明的手續(xù)要求。

允許同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，主要是考慮為發(fā)明創(chuàng)造提供及時的專利保護。兩份申請可以具有各自不同的判斷新穎性和創(chuàng)造性的申請日；不存在前一申請被自動視為撤回的問題，而是由申請人或?qū)＠麢?quán)人選擇放棄其一；在后申請的提出時間以在先申請未公開為限；尚未規(guī)定申請人的聲明義務(wù)。根據(jù)上述分析，濟寧無壓鍋爐廠提出將重復(fù)授權(quán)理解為“同樣發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或者兩項以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在”將會削弱我國專利法規(guī)定的本國優(yōu)先權(quán)制度的主張，理由并不充分。申請人可以自由選擇其認為最為有利的制度或者作法，不能因為有本國優(yōu)先權(quán)制度的存在，而否定允許同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利這一作法存在的意義。

一、撤銷北京市高級人民法院（2002）高民終字第33號行政判決；

本案一審案件受理費和二審案件受理費各一千元，均由濟寧無壓鍋爐廠負擔。

本判決為終審判決。

審判長蔣志培

審判員王永昌

代理審判員郃中林

二〇〇八年七月十四日

書記員王新

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